Celia Lerman, Intellectual Property Lawyer in California & Argentina.

Argentina – Modificaciones en Leyes de Marcas, Patentes, y Modelos y Diseños Industriales DNU 27/2018 del 11 de enero de 2018

Esta es una reimpresión de un artículo que apareció originalmente en el sitio web de Lerman & Szlak.

El 11 de enero de 2018, el Poder Ejecutivo Nacional aprobó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 27/2018, que impactó sustancialmente en regulaciones de propiedad industrial, tales como en Marcas, Patentes, Modelos y Diseños Industriales.

Es importante tener en cuenta que aún cuando el DNU fue aprobado con el objetivo de que tuviera efecto al día siguiente, es decir, el 12 de enero de 2018, el INPI no ha adoptado aún las normas internas necesarias que le permitan implementar los cambios. Más aún, muchas de las modificaciones son legalmente cuestionables en atención a que emanan de un DNU y no de una Ley del congreso.

Por consiguiente, en la práctica no podemos afirmar que los cambios se hagan efectivos en las solicitudes y registros en vigencia. Los mantendremos informados ni bien se dicten las normas complementarias y estos cambios entren en vigencia.

Modificaciones de la Ley de Marcas N° 22.362

  • Nuevos requisitos en las solicitudes: un domicilio legal electrónico deberá ser incluido en todas las solicitudes de marca. Nuestro estudio proveerá aquél domicilio.
  • Nuevos requisitos en la presentación de oposiciones: las oposiciones deberán presentarse electrónicamente e incluir un domicilio legal electrónico también . Nuestro estudio proveerá esto también.

Procedimiento de oposiciones: una vez que las oposiciones son notificadas al solicitante de la marca, habrá un plazo de 3 meses para obtener el levantamiento voluntario de la misma.

Si no se llegara a un acuerdo con los oponentes, entonces el INPI deberá decidir sobre el mérito y procedencia de las oposiciones en cuestión. El nuevo procedimiento reemplaza al sistema previo cuando las partes tenían un año de negociación, seguido de un proceso de mediación obligatorio sin intervención del INPI.

El INPI establecerá los detalles del nuevo procedimiento de oposiciones, que deberá incluir la posibilidad para el oponente de ampliar fundamentos, el derecho del solicitante de responder a la oposición y de ambas partes del derecho a producir pruebas.

La decisión que emane del INPI en los procedimientos de oposiciones será apelable en la Cámara Civil y Comercial Federal (que en la actualidad ya se encarga de resolver cuestiones de marcas) dentro de los 30 días hábiles desde la notificación de la decisión.

  • La intervención del INPI en juicios actuales por Cese de Oposición: en los juicios de oposición al registro de marcas que a la fecha estuvieran tramitando en la justicia o hayan concluido sin que se hubiera informado el resultado del mismo, el INPI tiene la facultad de constatar el estado del mismo en el Portal del Poder Judicial y resolver en consecuencia.

Denegatoria de solicitudes: Las solicitudes denegadas por otros motivos ajenos a oposiciones serán apelables en la Cámara Civil y Comercial Federal (que en la actualidad ya se encarga de resolver denegatoria de marcas) dentro de los 30 días hábiles desde la notificación de la decisión.

  • Estatus público de todos los expedientes de marca: todas las solicitudes y registros de marcas son públicas y de acceso irrestricto.

Nuevo procedimiento de Nulidad de marcas por falta de cumplimiento de la Ley de Marcas: el INPI tiene el poder de declarar la nulidad de marcas registradas que no cumplieran con los requisitos de registración de la Ley de Marcas. El INPI puede actuar de oficio o a pedido de parte. La decisión del INPI puede apelarse también en la Cámara Civil y Comercial Federal dentro de los 30 días hábiles desde la notificación de la decisión.

  • Nuevo procedimiento y requisitos de Caducidad de Marca por falta de uso: el INPI tiene el poder de declarar la caducidad de una marca registrada fundándose en la falta de uso, en los registro que no hubieran sido utilizados en el país en los últimos 5 años, excepto fuerza mayor. El INPI puede actuar de oficio o a pedido de parte. La decisión del INPI puede apelarse también en la Cámara Civil y Comercial dentro de los 30 días hábiles desde la notificación de la decisión.

Un registro no puede ser cancelado si ha sido utilizado en la comercialización de un producto o el ofrecimiento de un servicio que es similar o idéntico con la cobertura de la marca, aún cuando el producto o servicio pertenece a otras clases, o si la marca es la designación de una actividad relacionada con el solicitante.

Como nuevos requisitos, los registrantes deben presentar una declaración jurada de uso después del 5to aniversario del regsitro de la marca, antes del 6to aniversario.

Creemos que debido a razones de índole constitucional (ningún derecho adquirido puede ser suprimido por un DNU ), los nuevos requerimientos serían aplicables a las nuevas registraciones. Estamos siguiendo de cerca estos requerimientos y les estaremos enviando las novedades a medida que vayan surgiendo.

  • Cambios adicionales: El Decreto permite al INPI incluir cambios adicionales como los siguientes:
    • Modificar los procedimientos y formalidades de las solicitudes;
    • Limitar el examen de fondo de las solicitudes a las prohibiciones absolutas o a las que afecten el orden público;
    • Establecer la publicación de oposiciones con posterioridad a la concesión de una marca;
    • Modificar requisitos por invocar el derecho de prioridad de la Convención de Paris, para permitir derechos de prioridad que no eran conocidos al momento de la presentación.

Cambios de la Ley de Patentes Nº24.481

  • Nuevos requisitos en las Solicitudes de Patente:
    • Documentos de prioridad: los documentos de prioridad y su traducción puede ser requerida durante la etapa de examen de fondo (en vez del requisito actual de presentar los documentos dentro de los 90 días de la presentación).
    • Derechos de prioridad: Los documentos de cesión deben ser presentados cuando correspondiere.
    • Requisitos obligatorios: El título de la solicitud, la descripción, los dibujos, las reivindicaciones y el resumen deben ser presentados dentro de los 30 días de la fecha de presentación.
  • Conversión a Modelos de Utilidad: tal conversión puede realizarse dentro de los 30 días desde la fecha de presentación, o dentro de los 30 días de la intimación del INPI a realizar dicha conversión.
  • Examen preliminar: La contestación a las vistas formales en el examen preliminar debe realizarse dentro de los 30 días.
  • Plazo para pagar la tasa de examen de fondo: Los nuevos plazos son de 18 meses en patentes y 3 meses en modelos de utilidad.

Los plazos se acortan sustancialmente del período previo de 3 años desde la presentación. Dado que el INPI no se ha pronunciado al respecto, en los próximos días estaremos enviando avisos a quienes tengan solicitudes vigentes sin haber pagado la tasa de examen de fondo, para notificarlos del nuevo plazo de vencimiento de pago y recomendando el pago lo antes posible para proteger preventivamente las solicitudes.

  • Procedimiento para Modelos de Utilidad: El INPI debe verificar si están cumplidos los mínimos requisitos de fondo (novedad y aplicación industrial) y luego publicar la solicitud. Existirá un plazo de 30 días para presentar observaciones de terceros, en el cual estos terceros pueden presentar prueba en contra del registro. Después de dicho período, el INPI decidirá la concesión o no del modelo de utilidad..
  • Apelaciones: Las solicitudes de patente y modelos de utilidad denegadas pueden apelarse ante el INPI dentro de los 30 días de la notificación de la denegatoria.

Cambios en la Ley de Modelos y Diseños Industriales – Decreto 6673/63

  • Productos protegidos: la protección se ha extendido a productos industriales y artesanales, cuya forma y/o apariencia exterior le confiera el carácter de ornamental.
  • Plazo de 6 meses de novedad: a las solicitudes de modelos y diseños industriales que ya se hayan divulgado públicamente, (i) la divulgación directa o indirecta consecuencia de la acción del autor o sus sucesores; (ii) la divulgación proviene de la mala fe o conducta de terceros, proveniente de un contrato o de un acto ilícito cometido en contra del autor o sus sucesores legítimos; (iii) la publicación realizada por error de la Dirección de Modelos y Diseños Industriales del INPI.
  • Solicitudes múltiples: las solicitudes pueden incluir hasta 20 modelos y diseños industriales solamente cuando todos ellos sean aplicados incorporados en productos que pertenecen a la misma clasificación de Locarno.

Si una nueva solicitud incluye más de un modelo o diseño industrial y no cumple con los requisitos de solicitudes múltiples, el INPI puede solicitarle al titular que modifique la solicitud o la divida en múltiples solicitudes divisionales. Las solicitudes divisionales deben preservar la fecha original de presentación y la prioridad, de corresponder. Los derechos sobre estas solicitudes múltiples serán independientes unos de otros y pueden aplicarse, transferirse, grabarse, renovarse y declararse caducos o nulos separadamente.

  • Requisitos de la solicitud: La solicitud deberá incluir:
    • Formulario;
    • Dibujos y/o fotografías y/o reproducciones digitales del modelo o diseño industrial que sea suficiente identificación para proteger al objeto;
    • Alternativamente, cuando el solicitante lo considere necesario, una descripción del modelo o diseño industrial.
  • Renovaciones: Las renovaciones pueden ser presentadas dentro de los 6 meses anteriores al vencimiento. También pueden renovarse dentro de los 6 meses siguientes al vencimiento, contra el pago de una tasa adicional.
  • Denegatorias y apelaciones: las denegatorias del INPI son apelables ante el INPI, y la resolución final del INPI puede ser apelada ante la Cámara Civil y Comercial Federal de la Nación.
  • Postergación de la publicación: La publicación de las solicitudes de modelos y diseños industriales puede ser postergada hasta un máximo de 6 meses después de la concesión.
  • Sanciones por infracciones: Las sanciones se traducen en multas equivalentes de: la tasa del INPI de 50 modelos/diseños industriales a 330 modelos/diseños industriales en los siguientes casos:
    • Fabricar productos que infrinjan modelos/diseños industriales ajenos;
    • Vender, poner a la venta, exhibir, importar o comercializar en cualquier modo productos que infrinjan modelos/diseños industriales ajenos;
    • Ocultar los productos en infracción o a sus fabricantes;
    • Invocar maliciosamente modelos o diseños industriales protegidos por un registro ajeno;
    • Vender diseños de un tercero como propios.

Los infractores que reincidan en los delitos podrán recibir multas del doble de los montos antes descriptos

  • Relación con Derechos de Autor y Derechos de Patente: En la aplicación, los titulares de derechos de modelos/diseños industriales pueden solamente invocar los derechos de estos modelos o diseños industriales o derechos de autor, pero no ambos simultánemanete.

Más aún, una solicitud de patente o modelo de utilidad errónea puede ser convertida en modelo o diseño industrial por solicitud del titular.

Los cambios son muchos y de gran alcance. Entretanto, los mantendremos actualizados e informados de las particularidades de cada caso, y quedamos a disposición por cualquier consulta sobre estos cambios y del proceso de implementación. Por favor contactar a Celia Lerman y el equipo de IP a ip@lermanszlak.com.

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