A medida que las empresas crecen, las carteras de propiedad intelectual también crecen. El conjunto de todos los derechos intangibles puede incluir marcas, patentes, derechos de autor, nombres de dominio, protección de datos y otros derechos relacionados.

Cuando la empresa se enfrenta a un evento especial, como un proceso de inversión, una compra por parte de otra empresa, un contrato importante o un cambio de control o gestión, se realiza una due diligence: es decir, un proceso de “due diligence” para revisar el estado de los distintos aspectos legales, y cuantificar los riesgos relacionados.

La “due diligence” en materia de propiedad intelectual es una parte fundamental de este proceso, especialmente en negocios de tecnología o franquicias, en los que los intangibles son el corazón del valor comercial de la empresa.

En este artículo, recopilamos las 5 Preguntas Básicas para una Due Diligence de Propiedad Intelectual, que son útiles tanto para la Empresa, para preparar su portafolio para su revisión; como para la contraparte que invertirá, comprará o controlará estos activos.

Repasemos estas 5 preguntas en detalle:

(1) ¿Quién es el propietario de la IP?

Es decir, ¿a nombre de quién se ha registrado la IP? Hay diferentes tipos de derechos: derechos que no deben registrarse, como los derechos contractuales o los derechos humanos; y derechos que sólo existían como resultado de la aprobación de la autoridad correspondiente. Los derechos de propiedad intelectual se encuentran en la segunda categoría: generalmente debe registrar su propiedad intelectual para tener derecho sobre ella. Legalmente, el valor pertenece a la persona que tiene la propiedad a su nombre. ¿Los productos están a nombre de la empresa que los utiliza o que los licencia? ¿O están a nombre de los fundadores (personas naturales), o a nombre de algún empleado, o de una empresa no relacionada, o de un fundador que ya no está, o de una empresa que ya no existe?

Todo esto debe ponerse en orden mediante las transferencias necesarias, para garantizar que la empresa que tiene el 100% de los derechos de propiedad intelectual a su nombre.

Si hay varios propietarios, o propietarios institucionales (por ejemplo, universidades o agencias de investigación y desarrollo), o propietarios individuales que están casados ​​(y cuyo cónyuge eventualmente tiene derechos sobre el bien y las ganancias que se pagan con regalías), entonces existen riesgos que pueden poner en peligro la comercialización prevista de la propiedad intelectual en cuestión.

(2) ¿Qué IP tenemos ya registrada?

Para empezar habrá que hacer un relevamiento de los registros: evaluar qué está protegido, qué registros están vigentes y cuáles no, si se han pagado todas las cuotas de mantenimiento, si se han presentado las declaraciones de uso correspondientes y todos los marcas registradas en el plazo legal (p. ej. en Argentina, en los últimos 5 años).

Lo mismo ocurre con el registro de bases de datos, que en Argentina es un requisito, y que indica el cumplimiento de las normas de protección de datos.

Y con esta pregunta surgen más consultas.

(3) ¿Se registró toda la IP relevante de la empresa?

¡A veces el proceso de “due diligence” identifica riesgos no sólo por lo que hizo la empresa sino también por lo que nunca registró! Es común ver que las empresas no tienen protegidos sus nombres principales, ni sus dominios bajo las extensiones correspondientes (p.ej. pueden tener “.com.ar” pero no “.com”), o su tecnología principal nunca recibió el registro bajo derechos de autor. .

Todo esto es especialmente relevante cuando existen contratos de licencia en los que la empresa es licenciante; ya que lo más conveniente es que la IP esté registrada para interpretar y definir qué se licencia.

Para este ejercicio tenemos que entender la actividad y negocio de la empresa, para identificar todo lo que debe registrarse lo antes posible.

A modo de ejemplo: es común ver que la empresa registra la marca en una clase al principio, pero no la registra en otra clase muy relevante que refleja la evolución de su negocio. También es común ver que se registra un logo antiguo, y el nuevo aún no se ha registrado. O se registra un logotipo del que sólo se utiliza una parte (por ejemplo, sin la descarga o el eslogan). En todas estas situaciones es conveniente presentar nuevos registros.

(4) ¿Qué ha hecho la empresa para utilizar y defender su IP?

Por un lado, revisamos las acciones judiciales y extrajudiciales. ¿Hay juicios pendientes? ¿En qué estado se encuentran? ¿Cuáles son los riesgos legales asociados? ¿Podemos perder registros? ¿Se han violado las IP de otras personas en algún momento? ¿Qué acuerdos se han firmado hasta ahora, si los hay? Para responder, se requerirá una combinación de consultas de registros públicos y la misma empresa.

Es famoso el caso de la transacción entre Volkswagen y BMW, en la que Volkswagen pensaba que, entre otros bienes, estaba adquiriendo la marca Rolls Royce. En la diligencia debida, los abogados no revisaron un contrato que otorgaba una licencia exclusiva a otra empresa del grupo BMW (es decir, ¡no permitiría a Volkswagen usarla!). Volkswagen pagó 795 millones de dólares por una transacción en torno a Rolls Royce que finalmente ¡No le permitas usar la marca!

Por otro lado, conviene ver qué oposiciones se presentaron, y en general qué estrategia de defensa se utilizó, para valorar también qué tan fuertes son las marcas actuales y en qué medida la actividad del pasado afectará a la defensa futura (por ejemplo, en respeto de marcas similares de las cuales se tolera la convivencia desde hace más de 1 año, y hoy no podemos pedir el cese de uso aunque nos molesten.)

(5) IP InternaCional: ¿Y qué se ha hecho con la IP en otros países?

Para empresas que tengan actividad o proyección internacional, es igualmente importante hacerse las mismas preguntas anteriores pero para los países de interés. Los derechos de propiedad intelectual son territoriales, y aunque los registros en un país muchas veces sirven como precedente positivo en otro, lo cierto es que cada país tiene su legislación con normas y registros diferentes.

Es habitual que las carteras sean más amplias en el país de origen de la empresa y que se registren menos bienes en el exterior, ya sea por una cuestión de costos (normalmente los registros extranjeros son más caros que los locales) o simplemente por inacción. Debemos revisar esto con precisión, sobre todo para poder confirmar que el estado de los registros en el extranjero no es un obstáculo para implementar futuros planes de negocios.

Además, si hay clientes y/o usuarios internacionales, especialmente en Europa, también es muy importante revisar el cumplimiento de la normativa de datos personales, revisando las Políticas de Privacidad de la empresa, tanto internamente como con los clientes/usuarios, seguridad de las bases, entre otras. aspectos, para asegurar el cumplimiento de la normativa internacional aplicable como el GDPR (Reglamento General de Protección de Datos) de Europa.

Según nuestra experiencia, estas son las cinco preguntas fundamentales de toda “due diligence” en materia de propiedad intelectual. Si bien es muy valioso contar con la ayuda del abogado de confianza para realizar el proceso, lo cierto es que también es fundamental que los empresarios encargados de la operación también tengan en cuenta estos temas. De esta manera, pueden investigar los diferentes aspectos para identificar riesgos relevantes a lo largo de la negociación. Como consecuencia, pueden perfeccionar las negociaciones más valiosas, evitar costes innecesarios y garantizar que usted pague el precio justo por lo que compra.